商业秘密确认不侵权诉讼之囧？【IPCOO 商业秘密保护网】

商业秘密确认不侵权诉讼之囧？

TAG：商业秘密维权 / 日期：2019-06-05 / 人气：185

【摘要】

针对商业秘密的复杂性和认定难度，有专家提出“先民后刑”的问题，以防止人已经被定罪，但在民事案件中却被认定为不构成商业秘密的困窘。也有尝试在刑事立案后涉嫌侵权单位或个人可以提起“确认不侵犯商业秘密诉讼”以解决此类问题，但是目前都是在摸索阶段，尚未形成规范性做法。（更多商业秘密保护认定请浏览：http://www.315dajia.cn/baohu/）

笔者办理的一起商业秘密刑事案件，犯罪嫌疑人被羁押两年，最后一审判决无罪并生效，对于犯罪嫌疑人而言是种解脱，但是煎熬的岁月留下的是一生的怆痛。笔者也曾想通过“确认不侵犯商业秘密诉讼”解决在刑事案件中无法认定商业秘密，或者可能认定不准确的问题，但是得到的答复都是“可以试一试”、“各地方不同”等，犯罪嫌疑人为了避免更大的麻烦，也不愿意去“以身尝试”

公诉案件中，人民检察院是公诉人，商业秘密权利人是举报人，在刑事立案后被称为被害单位或者被害人被举报的单位或者个人，是被告人公诉案件，不可以调解，但是可以和解。在自诉案件中商业秘密权利人是自诉原告，犯罪嫌疑人是被告，自诉案件可以调解。公诉案件中，公安机关会通过勘察、搜查、查封、扣押书证、物证等刑侦手段调查、固定证据，而自诉案件则需要当事人自己提供被告人的涉嫌犯罪证据，难度是很大的。

提起商业秘密刑事案件的当事人一般不采用附带民事诉讼的方式解决损失问题，而是另行提起民事诉讼要求损失赔偿，但主要是依据刑事案件中所获取的和经过调查核实的证据材料。

商业秘密确认不侵权诉讼的立法现状

我国尚未有正式的法律文件对不侵犯商业秘密之诉作出明确规定。虽然知识产权不侵权之诉已有不少判例,但总体上集中在传统的三类确认不侵权纠纷,关于确认不侵犯商业秘密的案件的审理很少见,各地法院还在探索之中。学术界对此所作研究也比较少。确认不侵犯商业秘密之诉是指受到来自特定商业秘密权利人侵权威胁的行为人,以该商业秘密权利人为被告提起的,请求确认其有关行为不侵犯该商业秘密的诉讼。司法实践中,行为人受到了来自特定商业秘密权利人的侵权威胁,但权利人并未在合理期限内依照法定程序请求解决有关争议时,行为人便可以提起此类诉讼。

与传统的知识产权不侵权诉讼类似,确认不侵犯商业秘密案件同样有助于防止权利人的滥诉行为,促使权利人正当合理地行使权利,并且有助于消除被控侵权人法律上的不稳定状态,有助于企业生产经营的开展。但是,确认不侵犯商业秘密案件与传统的知识产权不侵权诉讼相比,还有一个更为重要的作用——由于商业秘密不具有公示性,社会公众无法得知商业秘密的具体内容,因此不同于传统的知识产权,对是否落入商业秘密的保护范围,构成商业秘密侵权,很容易产生争议。此时,不侵权之诉就体现出了更为重要的作用。

确认不侵犯知识产权诉讼制度在我国立法上的缺失并未阻碍该类诉讼在现实中的发展。实践中，最高院2002年在苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福案件中对确认不侵权诉讼做出的批复被认为是我国第一例知识产权确认不侵权诉讼。之后，人民法院才开始普遍接受确认不侵犯知识产权诉讼。现在，确认不侵权诉讼在民事案由中成为一类独立的三级案由，归属于知识产权纠纷之下。

各地法院审理确认不侵权诉讼案件的情况统计

根据作者雷艳珍（天津市第一中级人民法院）在确认不侵犯知识产权的受理条件一文中的调查数据，截止作者发稿日，共检索了17例确认不侵犯知识产权诉讼。其中确认不侵犯专利权9例；确认不侵犯商标权5例；确认不侵犯商业秘密1例；确认不侵犯著作权1例；其他1例。13例案件基本情况如下表，可供读者参考：

序号	案号及审理法院	涉案权利类型	起诉原因	判决情况
1	广东高院（2005）粤高法民三终字第387号	专利权	被告向原告的经销商发出律师函	未包含全部必要技术特征而不构成侵权
2	长沙中院（2005）长中民三初字第365号	专利权	被告向原告发出律师函称其申报注册生产的药品侵犯其专利权	现有技术抗辩不成立；被告反诉侵权
3	上海高院（2008）沪高民三(知）终字第159号	商业秘密	被告在媒体上发表原告涉嫌侵权的言论，且未在合理期限内提起诉讼	一审以商业秘密不在确认不侵权诉讼范围内裁定驳回起诉；二审改判制定一审法院审理该案
4	杭州中院（2007）杭民三初字第78号	商标权	被告向工商局举报原告侵权，行政机关扣留原告销售产品，至起诉时未作出处理	裁定驳回起诉。原因：确认不侵权之诉是赋予相关民事主体主动行使诉讼权利，以排除自己是否侵犯他人知识产权处于不确定状态干扰，而提供的诉讼救济途径。由于确认不侵权之诉是为制止知识产权滥用及防止利害关系人滥用诉权而设立的一项诉讼制度，当事人向人民法院请求确认不侵权之诉，必须具备相应的起诉和受理条件，即要以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为基本的立案受理条件。“启动纠纷解决程序”应当包括权利人向人民法院提起侵权诉讼，或向行政执法部门请求保护两种方式。本案中，被告已经向工商部门举报，启动了纠纷解决程序。
5	北京一中院(2010)一中民初字第14719号；北京高院（2011）高民终字第746号	植物新品种权	被告先后向农牧局、种子站举报原告侵权，原告被下达产品确认书。但未就是否侵权做出处理	被告并非涉案植物新品种的权利人，但享有独家生产权，并被权利人许可行使市场维护、打击假冒和侵权行为的权利
6	宁波中院（2011）浙甬知初字第255号	专利权	被告向原告客户散布原告产品侵权的言论，原告向被告发函要求其提起诉讼	证据不足以证明被告向原告客户发出过侵权警告，确认不侵权之诉诉权尚未形成，裁定驳回起诉
7	上海一中院（2011）沪一中民五（知）终字第130号	商标权	原告申报出口的货物被被告申请海关扣留。被告收到海关通知后未向法院申请责令停止侵权或财产保全	一审起诉时海关对涉案行为在处理期间，但开庭前海关做出不能认定是否侵权的通知。原告的行为性质处于待定状态；二审法院认为海关扣留货物并发出书面告知书，属于明确的侵权警告
8	北京一中院（2012）一中民初字第1186号	商标权	原告注册了与被告注册商标相同的域名，经中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心裁决将域名转移给被告
9	上海一中院（2011）沪一中民五（知）终字第178号	商标权	被告向原告发函称其侵权，后被告提出许可原告使用涉案商标的方案，双方协商未果
10	北京高院（2011）高民终字第354号	专利权	原告在收到被告发出要求停止侵权的律师函后催告被告行使诉权
11	佛山中院（2011）佛中法知民终字第82号	专利权	被告未发出侵权警告，但向行政机关投诉原告侵权，行政机关受理后尚未作出处理结果
12	最高院（2011）民提字第48号	著作权	被告向原告发出警告函并同时提起侵权之诉，后原告向另一法院提起确认不侵权之诉	确认不侵权诉讼与侵权诉讼属于相同法律关系，不应重复起诉
13	北京一中院（2003）一中民初字第6356号	商标权	涉案11个注册商标。其中被告向行政机关举报侵权的10个	向行政机关举报的10个商标在起诉时行政处理决定尚未作出，一审诉讼期间，行政处理决定确认原告侵犯了被告其中一个商标权，涉及该商标的因已被有权机关处理而被驳回。被告没有向行政机关举报的因不存在民事争议被驳回。
14	南京中院(2009)宁民三初字第51号	被告向原告发律师函，称两原告生产和销售的强化木地板侵犯其发明专利权。	原告提出的现有设计抗辩成立
15	上海高院（2008）沪高民三（知）终字第102号	被告向原告发律师函称其侵犯了其涉案专利
16	长沙中院(2008)长中民三初字第0247号	2006年4月，被告向原告发函，称原告侵犯了被告的发明专利。2006年12月被告以与本案相同的事实与理由在西安中院起诉原告侵权	西安中院的侵权诉讼中，双方和解，法院出具的调解书未涉及涉案产品是否侵权的问题，故本案中被控侵权产品是否侵犯涉案专利权未经司法裁判，因此，不违反一事不再理原则。
17	陕西高院(2009)陕民三终字12号	本案于2008年5月4日起诉。2007年2月被告在北京一中院以相同的事实与理由起诉原告侵犯其在本案的专利权，后撤回起诉。	本案中虽不存在以警告的方式致函原告侵犯其专利权的事实，但被告在先前的侵权诉讼中撤诉后，在没有明确原告是否侵权的情况下，多次要求原告停产及支付其它相关费用，并向原告的客户散布其产品侵权的信息，其行为导致原告无法正常开展业务，扰乱了原告正常的生产秩序和经营活动。因此原告提起确认不侵犯专利权纠纷，并无不当。